Лицензионный договор на использование товарного знака. Лицензионный договор на товарный знак нужно ли регистрировать
Нужно ли регистрировать лицензионный договор?
Лицензионный договор оформляется только в письменном виде и обязательно регистрируется в Роспатенте. Составляются такие договоры по схемам контрактных соглашений, главной особенностью является нематериальный характер предмета сделки.
Объекты лицензионных договоров
Объектами лицензионных договоров являются интеллектуальные разработки, на которые правообладателю предоставлено исключительное право в соответствии с законодательством.
К таким объектам относятся:
- объекты промышленной собственности – изобретения, полезные модели и промышленные образцы
- средства индивидуализации товаров и услуг – товарные знаки, знаки обслуживания
- фирменные наименования, коммерческие обозначения, ноу-хау
- объекты авторского права – литературные и музыкальные произведения, научные труды, звукозаписи и т.д.
- программы ЭВМ и базы данных
Структура и форма лицензионного договора
Лицензионный договор состоит из последовательно расположенных разделов, в которых представлены основные сведения по достигнутому соглашению.
Преамбула. Указываются официальные названия договаривающихся сторон и их реквизиты. Обосновывается правомочность лицензиара по заключению сделки, и дается подтверждение лицензиатом намерения по приобретению лицензии при выполнении определенных условий.
Определение понятий. Называется вид сделки, перечисляются условия, при которых используется лицензия, при необходимости, оговариваются возможности продажи сублицензии. В разделе формулируется точное определение объекта интеллектуальной собственности.
Предмет договора. Указывается конкретный объект интеллектуальной собственности, право на который передается, и его регистрационные данные — номера патентов, свидетельств на товарные знаки и т.д.
Усовершенствования. Перечисляется объем и уровень улучшений, которые разрешается вносить приобретателю в объект сделки.
Гарантии и ответственность сторон. Лицензиар подтверждает юридические, экономические и технические составляющие гарантий по передаче, а лицензиат – обязательства выплаты стоимости лицензии.
Техническая помощь. Перечисляется объем помощи, необходимой лицензиату для изучения объекта договора.
Налоги и платежи. По взаимному соглашению стороны могут устанавливать порядок уплаты налоговых и других платежей, возникающих при использовании интеллектуального продукта.
Обеспечение конфиденциальности. Особенно важен в договорах по передаче прав на ноу-хау, так как преждевременное разглашение полностью обесценивает продукт.
Защита передаваемых прав. Защиту по передаче прав полностью обеспечивает лицензиар, а лицензиат обязуется оказывать максимальное содействие.
Разрешение возникающих споров. Определяются условия, на которых будут разрешаться все спорные вопросы.
Период действия и условия расторжения соглашения. Указывается срок действия договора и условия, при которых возможно расторжение сделки в одностороннем порядке или по соглашению сторон.
Юридические адреса и подписи сторон. Договор подписывается сторонами, если достигнута полная договоренность по всем разделам.
Условия заключения договора
Признание лицензионного договора действительным выполнятся при наличии следующих условий:
- наличие предмета договора
- официальная регистрация у объектов интеллектуальной собственности (в случаях, когда объект подлежит государственной регистрации)
- указание вида представляемой лицензии и объема передаваемых прав
- гарантии качества – продукт выпускаемый лицензиатом не будет уступать аналогичному товару, изготавливаемому лицензиаром
- период и территория деятельности приобретателя лицензии
- сумма вознаграждения, передаваемая лицензиатом по договору и порядок передачи
Стороны, заключающие договор
Лицензионные соглашения могут заключаться между владельцами (правообладателями) интеллектуальной собственности и лицами, имеющими право использовать такой вид собственности по закону. Например, права на товарные знаки регистрируются только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а патенты выдаются в дополнение к указанным производителям еще и физическим лицам.
Но поскольку целью лицензирования является изготовление и выпуск продукции, лицензиатами выступают предприниматели, планирующие внедрение и использование результатов интеллектуальных разработок.
zashitoved.ru
Лицензия на товарный знак, регистрация лицензии на право использования товарного знаков Москве
Организация является обладателем исключительного права на товарный знак и планирует оформить договоры об использовании товарного знака другими юридическими лицами (использование без права передачи). Будут ли такие соглашения лицензионными? Обязательна ли государственная регистрация договора о передаче неисключительных прав на использование данного знака в рекламе и коммерческих предложениях?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Договор о предоставлении права использования товарного знака является лицензионным договором и подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте вне зависимости от вида лицензии и способа использования товарного знака.
Обоснование вывода:
Товарный знак является средством индивидуализации товаров юридических лиц и предпринимателей, которому предоставляется правовая охрана (ст. 1225, 1477 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.
В силу ст. 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу договора способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (ст. 1488 ГК РФ) или предоставления другому лицу права использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).
По лицензионному договору одна сторона (обладатель исключительного права) на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).
В силу п. 5 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор является возмездным, если в самом договоре прямо не установлено иное.
Таким образом, правообладатель (в данном случае - Ваша организация) вправе предоставить право использовать свой товарный знак другому лицу (лицензиату) любым из перечисленных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ способов, причем приведенный перечень способов реализации прав на товарный знак не является исчерпывающим.
Лицензионные договоры могут предоставлять лицензиату право использования товарного знака с сохранением за лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) либо без сохранения такого права (исключительная лицензия) (ст. 1236 ГК РФ).
Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором (п. 3 ст. 1233 ГК РФ). Соответственно, если Ваша организация заключает отдельное соглашение с другими юридическими лицами об условиях использования товарного знака, правообладателем которого она является, такой договор будет считаться лицензионным, даже если он прямо так не именуется.
В соответствии со ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых правообладатель распоряжается принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак (включая лицензионные договоры), должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В отсутствие государственной регистрации лицензионный договор считается недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).
Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ в Москве Уханова Ольга, Александров Алексей.
patenty.ru
Лицензионный договор на товарный знак
Лицензионный договор на товарный знак – самый распространенный способ передачи прав на товарные знаки. Это объясняется тем, что, с одной стороны, при его заключении правообладатель товарного знака сохраняет за собой исключительное право, с другой стороны, его контрагент получает право использовать товарный знак и извлекать из этого прибыль. Благодаря различным видам лицензионных договоров, гибким условиям лицензии, передача прав по лицензионному договору на товарный знак очень привлекательна с экономической точки зрения. В этой статье мы подробно расскажем о понятии, существенных условиях, видах, сроке и необходимости регистрации лицензионного договора.
- Лицензионный договор на товарный знак: понятие
- Виды лицензионных договоров
- Существенные условия лицензионного договора на товарный знак.
- Территория и срок лицензионного договора на товарный знак
- Регистрация лицензионного договора.
Лицензионный договор на товарный знак – это договор, по которому одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака на согласованных договором условиях, а лицензиат обязуется за это уплатить вознаграждение.
Приведенное понятие дословно не соответствует п.1 ст.1489 Гражданского кодекса РФ, но является более точным, потому что сторонами лицензионного договора на товарный знак могут быть только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельности, поэтому безвозмездные сделки между ними запрещены. Таким образом, уплата вознаграждения является необходимым условием лицензии.
Как следует из понятия, две стороны лицензионного договора – лицензиар и лицензиат. Лицензиаром может быть правообладатель товарного знака или лицензиат по другому договору, которому передано право на сублицензию. В последнем случае договор в строгом смысле будет являться сублицензионным, но по условиям, форме, срокам и другим характеристикам он не отличается от обычного лицензионного договора. Лицензиатом может быть любое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Лицензионный договор на товарный знак обладает одной важной особенностью, установленной п.2 ст.1489 Гражданского кодекса. Закон императивно обязывает лицензиата обеспечить соответствие качества продукции требованиям лицензиара, поэтому важным условием предоставления лицензии являются требования к качеству товаров и услуг. Требования по качеству произведенного по лицензии товара могут быть предъявлены потребителями как к лицензиату, так и к лицензиару.
2. Виды лицензионных договоров.
Виды лицензионных договоров на товарные знаки не отличаются от общей классификации лицензионных договоров. Российское законодательство предусматривает передачу прав на товарные знаки по исключительным и неисключительным лицензиям.
Схема №1. Виды лицензионных договоров на товарные знаки
a. Исключительный лицензионный договор на товарный знак (исключительная лицензия) означает, что лицензиар утрачивает право заключать аналогичные договоры с другими лицами и, как правило, сам тоже утрачивает право использовать товарный знак в пределах предоставленной лицензии. Заключение такого договора на товарный знак, несомненно, выгодно лицензиату, т.к. он становится монополистом в использовании бренда. При этом, однако, стоимость исключительной лицензии выше, чем стоимость простой лицензии.
b. Простая неисключительная лицензия на товарный знак означает, что лицензиар сохраняет за собой право заключать аналогичные лицензионные договоры на товарные знаки с другими лицами. Заключение такого договора более выгодно лицензиару, т.к. он может получать прибыль одновременно от нескольких лицензиатов и от собственной деятельности в отношении бренда.
Виды лицензионных договоров, а именно их выбор, зависят от экономических планов правообладателя, характеристик самого товарного знака и являются результатом процесса переговоров между сторонами. Если же в договоре прямо не согласован вид лицензии, то считается, что передана простая неисключительная лицензия.
3. Лицензионный договор на товарный знак: существенные условия
Существенные условия договора – это условия, минимально необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался заключенным и порождал юридические последствия. Нет какого-либо существенного условия – нет договора. Лицензионный договор на товарный знак должен содержать существенные условия, представленные на схеме.
Схема №2. Существенные условия лицензионного договора на товарный знак
a. Предмет лицензионного договора.Предмет лицензионного договора должен содержать указание на объект интеллектуальной собственности – товарный знак – и указание на то, что лицензиату передается право использования этого товарного знака. Товарный знак индивидуализируется путем указания реквизитов свидетельства на товарный знак, довольно часто с приложение к договору копии свидетельства.
b. Способы использования товарного знака. Например, для размещения товарного на произведенной продукции, для импорта продукции с товарным знаком в Россию, путем указания в рекламе, на вывесках и т.д. Довольно часто условие лицензии о способах использования товарного знака выглядит следующим образом: "любыми способами, не запрещенными законодательством".
c. Перечень товаров и услуг. Регистрация товарного знака всегда производится в отношении определенного перечня товаров и услуг, классифицированных в соответствии с МКТУ. Лицензионный договор на товарный знак можно заключить лишь в отношении части товаров или услуг, но в любом случае перечень в лицензии должен быть явно согласован.
d. Вознаграждение лицензиара. Поскольку почти всегда передача прав по лицензионным договорам на товарные знаки является возмездной, сторонами должна быть согласована цена. Порядок расчета вознаграждения лицензиара может быть совершенно различным: фиксированная ставка, роялти, часть произведенной продукции, их сочетание.
4. Другие условия лицензионного договора на товарный знак.
Если стороны договорились обо всех существенных условиях, договор может быть заключен. Но на практике важное юридическое значение имеют также иные условия лицензионного договора. Их отсутствие не делает договор недействительным или незаключенным, может вносить неопределенность в отношениях между сторонами. Поэтому крайне желательно, чтобы лицензионный договор на товарный знак также содержал условия и территории и сроке.
По общему правилу, территория действия лицензии на российский товарный знак охватывает всю территории России, лицензиат вправе использовать бренд и во Владивостоке и в Калининграде, и в Крыму. Но иногда, особенно в дистрибьюторских отношениях, сторонам нужно ограничить территорию отдельным регионом или городом. Гражданский кодекс позволяет это делать. Сложнее дела обстоят с международным товарным знаком, действие которого распространяется сразу на несколько стран. Универсального подхода здесь нет, все зависит от законодательства конкретной страны. Полезную информацию по этому вопросу Вы можете найти на сайте ВОИС и на сайте Sum Intellectual Property в разделе Библиотека интеллектуальной собственности. Так или иначе, в случае с международными знаками тем более рекомендуется согласовывать территорию действия лицензии или обращаться к квалифицированному юристу по интеллектуальной собственности.
Срок тоже не является существенным условием лицензии. Если стороны не согласовали его, права в России будут переданы на 5 лет. Помимо указания на конкретный срок, лицензионный договор на товарный знак может содержать случаи автоматического продления его срок действия, досрочного прекращения лицензии, порядок продления по взаимному согласию сторон. Иные условия лицензионного договора определяются в зависимости от конкретных целей его заключения.
Форма любой лицензии, как исключительной, так и простой неисключительной на любой объект интеллектуальных прав в России – письменная под страхом недействительности. Регистрация лицензионного договора на товарный знак требовалась до 1 октября 2014 года. С 1 октября 2014 года регистрация лицензионного договора на товарный знак была отменена. Кстати, обо всех изменениях в часть IV Гражданского кодекса в 2014 году Вы можете прочитать в этой статье на нашем сайте. В настоящее время регистрации подлежат только права на некоторую интеллектуальную собственность. Поэтому сейчас в Роспатенте регистрируется передача прав по лицензионному договору, а не сам договор. Для регистрации передачи прав на товарный знак необходимо:
- уплатить патентную пошлину;
- подать в Роспатент заявление о регистрации, подписанное обеими сторонам договора. Если заявление подписано только одной стороной, то к нему нужно приложить один из следующих документов:
- подписанное сторонами уведомление о передачи прав по лицензионному договору ИЛИ удостоверенная нотариусом выписка из договора ИЛИ сам лицензионный договор на товарный знак
Приблизительный срок регистрации лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте – 3 месяца. Если у эксперта возникнут какие-либо основания для запроса, срок регистрации может затянуться до полугода. В связи с этим рекомендуем очень внимательно подходить к составлению всех документов. Кроме того, перед заключением договора необходимо проверить обременения и статус товарного знака, являющегося предметом договора, что можно сделать в открытых реестрах на сайте ФИПС, перейдя по ссылке. В своей практике я уже несколько раз сталкивался с тем, что стороны решают заключить лицензионный договор на товарный знак, а сам товарный знак при этом не зарегистрирован или зарегистрирован на другое лицо. Причем часто это не результат обмана правообладателя, а просто незнание права интеллектуальной собственности обеими сторонами сделки. В любом случае будьте осмотрительны.
Ключевые слова: лицензионный договор на товарный знак, регистрация лицензионного договора, срок лицензионного договора, передача прав по лицензионному договору, условия лицензионного договора
sumip.ru
Подлежат ли государственной регистрации лицензионные договоры на передачу не исключительных прав на товарный знак
Подлежат ли государственной регистрации лицензионные договоры на передачу не исключительных прав на товарный знак. Ответ необходим как можно быстрее.
сообщаем следующее: Такой договор тоже подлежит государственной регистрации в Роспатенте в силу п. 3 ст. 433, п. 1 ст. 1490 ГК РФ (см. Постановление ФАС МО от 29.11.2012 №№ А40-23052/2012, Ф05-13392/2012).
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».
Рекомендация. Что изменилось для сторон лицензионного договора после 1 октября 2014 года
«Вместо договора нужно регистрировать предоставление права использования
Теперь сами по себе лицензионные договоры не подлежат госрегистрации. Зарегистрировать может понадобиться факт предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ, подп. «а» п. 7 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).
Случаи, когда требуется регистрация такого факта, совпадают со случаями, при которых до 1 октября 2014 года было нужно регистрировать лицензионный договор. А именно: регистрация необходима, если государственной регистрации подлежит объект интеллектуальной собственности, в отношении которого заключают лицензионный договор (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).
Примеры ситуаций, когда требуется зарегистрировать предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности
В настоящее время регистрации подлежит предоставление права использования следующих объектов (п. 2 ст. 1232, абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ):
21.07.2017
С уважением, Арсен Магамаев,
эксперт Системы Юрист
Ответ утвержден Еленой Ефимовой,
ведущим экспертом Системы Юрист
www.law.ru
Лицензионный договор на использование товарного знака
Использование товарного знака
Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака. Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком. Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.
Договор с исключительной лицензией предоствляет лицензиату (лицу, получающему право использования) исключительное право на использование товарного знака, при этомлицензиар (правообладатель товарного знака) не вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами.
Договор неисключительной лицензии предусматривает использование одного и того же товарного знака как его правообладателем (лицензиаром), так и стороной, получившей лицензию, причем за правообладателем сохраняется право выдачи лицензий и другим лицам. Кроме этого, различают частичную и полную лицензию. В первом случае товарный знак можно использовать только для указанной в договоре части товаров или услуг. Во втором случае, право использования товарного знака распространяется на весь указанный в договоре перечень товаров и услуг.
Предоставление права использования товарного знака
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Таким образом, лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Однако законный путь использования чужого товарного знака все же есть. Правообладатель товарного знака может предоставить другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах путём заключения лицензионного договора.
Заключение лицензионного договора на товарный знак не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
Лицензионный договор на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».
Лицензионный договор на товарный знак может быть двух видов:
| 1 | Неисключительная лицензия |
| Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. | |
| 2 | Исключительная лицензия |
| Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. |
предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
Для того чтобы зарегистрировать лицензионный договорнеобходимы следующие сведения:
| 1 |
|
Следует иметь в виду, что изменения, вносимые в лицензионный договор, и расторжение лицензионного договора также подлежат обязательной регистрации в «Роспатент»е.
Приложение
www.znakoved.ru
Должна ли организация заключать с итальянской компанией лицензионный договор на товарный знак с точки зрения российского законодательства? Какие последствия возникнут для дистрибьютора при отсутствии лицензионного договора?
Организация планирует реализовывать продукцию итальянской компании на территории РФ. Заключены дистрибьюторское соглашение и договор поставки.
Согласно дистрибьюторскому соглашению организация назначается эксклюзивным поставщиком товара на рынок. Дистрибьюторский договор четко определяет права на товарный знак за итальянской компанией. Организация должна осуществлять продвижение продукции итальянской компании на российский рынок (проводить рекламные компании, создавать сайт для продвижения товара, изготавливать рекламные материалы).
Должна ли организация заключать с итальянской компанией лицензионный договор на товарный знак с точки зрения российского законодательства? Какие последствия возникнут для дистрибьютора при отсутствии лицензионного договора?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Товарный знак, прошедший международную регистрацию, не нуждается в дополнительной регистрации в Российской Федерации.
Использование товарного знака при продвижении, рекламе, продаже правомерно приобретенного товара, индивидуализированного этим товарным знаком, по общему правилу не требует заключения лицензионного договора. Однако в некоторых случаях лицензионный договор может потребоваться.
Обоснование вывода:
Из ст.ст. 1477, 1479, 1480 ГК РФ следует, что по общему правилу товарным знаком в Российской Федерации признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированное в качестве товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Однако ст. 1479 ГК РФ делает также оговорку, что на территории Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
В частности, признаются и подлежат защите на территории России товарные знаки, прошедшие международную регистрацию в соответствии с условиями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года. При этом содержание права на товарный знак, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если международным договором или самим кодексом не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1231 ГК РФ).
Соответственно, возможно заключение договоров в отношении товарного знака, и не зарегистрированного в Российской Федерации, но прошедшего международную регистрацию.
В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Под использованием товарного знака понимается, в частности, его размещение в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ).
Разрешение правообладателя на использование товарного знака иными лицами может выражаться в различных формах. В частности, правообладатель может предоставить право использования товарного знака на основании лицензионного договора (п. 1 ст. 1489 ГК РФ). Кроме того, закон упоминает о возможности использования товарного знака под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ). Арбитражная практика под таким использованием понимает использование товарного знака третьим лицом в рамках тех или иных правоотношений с правообладателем, в том числе по заданию последнего (смотрите определение ВАС РФ от 24 июня 2010 г. N ВАС-7940/10, определение ВАС РФ от 10 декабря 2008 г. N 14996/08).
С учетом изложенного можно сделать вывод, что использование товарного знака третьим лицом возможно на основании не только лицензионного договора, но и иных гражданско-правовых договоров. То есть, если товарный знак используется по заданию правообладателя во исполнение заключенного с ним договора, заключать дополнительно лицензионный договор не требуется.
Кроме того, необходимо учитывать, что в данном случае поставки продукции на территорию России в целях дальнейшего распространения осуществляются непосредственно на основании договора с правообладателем. В связи с этим имеются основания для применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, закрепленного в ст. 1487 ГК РФ. Согласно этой статье не является нарушением исключительного права на товарный знак его использование другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Таким образом, в случае исчерпания прав на товарный знак не требуется согласие правообладателя на его последующее использование в отношении указанных товаров.
Арбитражная практика допускает использование товарного знака, права в отношении которого исчерпаны, в рекламе правомерно введенных в оборот товаров (смотрите постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. N 14685/03, постановление ФАС Московского округа от 23 мая 2005 г. N КА-А40/4071-05). Вместе с тем имеется позиция, согласно которой использование товарного знака в сети "Интернет" (в том числе в доменном имени) без согласия правообладателя невозможно даже при условии исчерпания прав на товарный знак (смотрите постановление ФАС Московского округа от 21 апреля 2010 г. N КГ-А40/3338-10, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2009 г. N 09АП-10504/2009).
Следует также отметить, что лицо, использующее товарный знак на иных основаниях, нежели лицензионный договор, не вправе прибегать к специальным способам защиты исключительных прав (смотрите ст. 1254 ГК РФ). Кроме того, такое использование не является препятствием для выдачи правообладателем лицензий иным лицам (смотрите п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Акимочкин Дмитрий, Серков Аркадий.
patenty.ru
Лицензионный договор: нужно ли регистрировать?
Никто не имеет права без разрешения правообладателя использовать результаты интеллектуальной деятельности. По закону таким разрешением выступает лицензионный договор. Но что он из себя представляет и нужно ли его регистрировать?
Что такое лицензионный договор?
Для начала стоит обратиться к закону, а именно к ст. 1235 ГК РФ. Она раскрывает понятие и суть лицензионного договора.
Во-первых, это средство распоряжения исключительным правом — тот, кто имеет права на объект интеллектуальной деятельности, может распоряжаться им по своему усмотрению. Получается, что правообладатель может разрешить другому лицу его использовать.
Во-вторых, это гражданско-правовой договор — именно по нему правообладатель передает свое право на использование произведения, инновации или средства индивидуализации стороннему лицу. Правообладатель по такому договору называется лицензиаром, а другая сторона — лицензиат.
В-третьих, лицензионный договор является возмездным. Цена — это вознаграждение лицензиара, она является существенным условием договора. Если цена не указана, то лицензия считается недействительной.
В-четвертых, лицензиат хоть и получает право на использование объекта авторских прав, но ограничен в способах такого использования. Например, в лицензионном договоре указан только публичный показ, и за эти рамки выйти нельзя.
Таким образом, лицензионный договор — это договор между лицензиаром и лицензиатом, по которому последнему разрешено использовать произведение оговоренным способом и за определенную цену.
Лицензия позволяет использовать результат интеллектуальной деятельности, но в установленных договором пределах.
Требуется ли регистрация лицензионного договора?
Да, регистрация лицензионного договора обязательна, однако из этого правила есть исключения:
- Когда нужно регистрировать
Обязательной регистрации подлежит лицензионный договор, если по нему передается право использования объекта интеллектуальной деятельности (изобретения, произведения науки, товарного знака и др.). Если его не зарегистрировать, то договор признают недействительным.
- Когда регистрация не требуется
Не подлежит регистрации лицензионный договор на предоставление права использования программного обеспечения. Сюда также можно отнести программы ЭВМ и базы данных, которые были зарегистрированы в добровольном порядке.
Регистрацию лицензионных договоров проводит Роспатент.
Но не противоречит ли это закону? Нет, не противоречит. И хотя положения п. 2 ст. 1232 ГК РФ прямо говорят, что если объект авторских прав зарегистрирован, то и предоставление права на его использование также необходимо зарегистрировать. Однако в п. 7 ст. 1232 ГК РФ есть оговорка — если регистрация ПО, в том числе программ для ЭВМ и БД, осуществлена по желанию собственника, то такое требование применяется лишь в установленных законах случаях.
Продукты программного обеспечения регистрируются по добровольному желанию автора на основании ст. 1262 ГК РФ. А в ней лишь указано, что регистрации подлежит:
- договор об отчуждении исключительных прав;
- переход такого права без заключения договора.
О лицензионном договоре на ПО речи нет, поэтому он не подлежит регистрации в Роспатенте. Такого же мнения придерживается Пленум ВС РФ и ВАС РФ в совместном Постановлении от 26.03.2009 № 29.
Лицензионный договор на ПО регистрировать не нужно.
yconsult.ru
